7月15日,廣東省高級人民法院對珠海格力電器股份有限公司(下稱格力公司)與廣東美的制冷設備有限公司(下稱美的公司)、珠海市泰鋒電業有限公司(下稱泰鋒公司)之間的商標糾紛案作出終審判決,判定美的公司立即停止生產、銷售侵犯格力公司第8059133號五谷豐登商標專用權的空調產品,并賠償格力公司為制止侵權行為所支付的合理開支5510元,同時判定泰鋒公司立即停止銷售相關侵權空調產品。
格力公司于2010年2月向國家工商總局商標局申請注冊五谷豐登商標。2011年4月21日,該商標經商標局核準注冊并予公告,注冊號為第8059133號,核定使用在包括空氣調節裝置、風扇、電暖氣等在內的第11類商品上,有效期為2011年4月21日至2021年4月20日。
2011年11月和2013年1月,格力公司代理人分別在位于珠海市前山明珠南路的泰鋒公司所屬的泰鋒電器總店和蘇寧電器珠海拱北店購買了美的公司生產的4套空調產品,產品上皆標注有五谷豐登標識。同時,美的公司的網頁上共有19款不同型號的空調產品使用了五谷豐登標識。
格力公司認為,美的公司未經許可在同一種商品(空調)上使用了與自己第8059133號五谷豐登商標相同的商標,侵犯其注冊商標專用權。2013年11月,格力公司向珠海市中級人民法院對美的公司提起訴訟,要求后者立即停止侵權行為、賠償格力公司經濟損失500萬元人民幣,并在其網站以及全國性的報紙上刊登聲明以消除影響,同時要求泰鋒公司停止銷售侵權產品。
珠海市中院經審理認為,美的公司的行為侵犯了格力公司第8059133號五谷豐登注冊商標專用權,判令美的公司立即停止侵權行為,賠償格力公司380萬元,賠償格力公司為制止侵權行為所支出的合理開支5510元,并就侵權行為刊登聲明。
美的公司不服一審判決,向廣東省高院提起上訴,認為自己在先、善意使用五谷豐登標識,且該標識為空調產品系列名稱,起區分美的公司產品規格的作用,而不是區分商品來源,因此不構成《商標法》意義上的使用,且美的公司使用的五谷豐登標識與涉案商標具有明顯區別。
經審理,廣東省高院認為,美的公司使用五谷豐登標識屬于《商標法》意義上的使用,且該標識與格力公司第8059133號五谷豐登商標在構成要素上近似,侵害了格力公司注冊商標專用權,美的公司需支付格力公司為制止侵權行為所支付的合理開支5510元。
判決指出,在美的公司實施被訴侵權行為之前,格力公司第8059133號五谷豐登商標雖然注冊了,卻沒有實際使用,沒有起到區分商品來源的功能,因此美的公司的侵權行為不會給格力公司造成實際損失,美的公司無從借用格力公司該商標尚未建立起來的商譽來推銷自己的產品并因此獲利。格力公司沒有提供證據證明美的公司使用被訴侵權標識的行為給格力公司本案注冊商標造成不良影響,從而損害該商標可能承載的商譽,因此格力公司請求法院判令美的公司在其網站以及全國性的報紙上刊登聲明以消除影響的訴訟請求缺乏事實和法律依據,不應得到支持。
格力公司與美的公司同為我國家電行業影響力頗大的知名企業,因此本案判決發布后,立刻引起廣泛關注。
上海市二中院法官袁博認為,此案涉及近似標識比對、通用名稱認定、合理使用抗辯、在先使用抗辯、侵權數額計算等諸多問題,雖然本案適用的是2013年修改前的《商標法》(下稱舊法),但對修改后的《商標法》(下稱新法)的具體實踐仍有指導意義。
本案中,一審法院和二審法院都認定被告構成商標侵權,但在賠償數額上得出了完全不同的結論,原因在于二者遵循了不同的計算思路。那么,為何380萬元的賠償沒有得到二審法院認可呢?
袁博認為,美的公司的一個重要抗辯理由及相關證據(即格力公司雖然注冊了該商標但并未實際使用)在二審中被認可和采納。根據新法,注冊后在侵權行為發生前三年內沒有實際使用的,被控侵權人不承擔賠償責任。本案適用的是舊法,而舊法對此并未明確。對此,二審法院從法理和最高法的司法政策出發,結合新舊《商標法》的立法精神進行了分析和解釋,表現出裁判者的智慧。他認為,“侵權就要賠償”的思維過于絕對,不僅容易使個案處理有失公平,也會導致大量囤積商標的不良風氣,與商標注冊管理制度的初衷背道而馳。因此,無論是在新法還是舊法的語境下,都應堅持“實際使用才能獲賠”的理性思維。
北京市浩天信和律師事務所律師戴嘉鵬則認為此案反映出的企業商標戰略問題值得關注。他說,美的公司聲稱在2009年(格力公司申請五谷豐登商標之前)就進行了商標注冊申請檢索。令人不解的是,美的公司在檢索后沒有提出申請就直接使用了。如果該證據真實的話,說明美的公司在商標管理中存在漏洞。“這一案件再次提醒企業,商標注冊申請是企業發展的第一要務,絕非小事。”戴嘉鵬說。
重慶信一知識產權代理有限公司經理李先鋒從市場競爭的角度看待本案。他指出,格力公司根據家電下鄉、服務“三農”的市場特點,申請注冊的五谷豐登商標,雖然屬于耳熟能詳的吉祥用語,但用在家電產品上具有較強顯著性,是一件漂亮的商標。格力公司及時進行了注冊保護,通過訴訟有效打擊了競爭對手。當然,格力公司也應該重視商標使用問題,避免因三年不使用被提出撤銷。